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La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare autorizza un altro soggetto a usare il marchio, restando lui il proprietario. Può essere esclusiva o non esclusiva, per tutti i prodotti registrati o solo per una parte, per tutta Italia o solo per una zona. È diversa dalla cessione: lì il titolare vende il marchio e lo perde, qui lo tiene e concede solo il diritto d’uso. Conviene fissare nel contratto regole precise su durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: se ci sono e il licenziatario le viola, il titolare può fargli causa come farebbe con chiunque usi il marchio senza permesso.
Puoi far usare il tuo marchio a un altro, senza perderlo
Hai registrato il tuo marchio. Ora un distributore, un franchisee o un partner commerciale ti chiede di poterlo usare per vendere i tuoi prodotti o aprire un punto vendita con il tuo nome. Puoi dire di sì senza cedere niente.
Lo strumento giusto è la licenza. Tu resti titolare, l’altra parte ottiene solo il diritto di usare il marchio, alle condizioni che scrivi nel contratto. Puoi concederla per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per cui l’hai registrato, quelli che hai indicato al deposito e che si raggruppano nelle classi di Nizza, in esclusiva o no, per tutto il territorio o solo per una zona. Puoi licenziare il marchio a un solo distributore per il Nord Italia, per esempio, e tenerti libero il resto del Paese.
Cosa conviene scrivere nel contratto
Il Codice della Proprietà Industriale non impone un modulo fisso, ma dà al titolare un’arma precisa: puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo (art. 23, comma 3, C.P.I.) contro il licenziatario che viola gli accordi su:
- durata della licenza
- modo di utilizzo del marchio
- natura dei prodotti o servizi coperti
- territorio in cui può essere usato
- qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati
Se il licenziatario continua a usare il marchio dopo la scadenza, lo usa fuori dal territorio concordato, o abbassa la qualità sotto lo standard pattuito, tu puoi agire contro di lui esattamente come contro un estraneo che usa il marchio senza permesso.
Se la licenza non è esclusiva, la legge chiede una cosa in più: il licenziatario deve impegnarsi espressamente a usare il marchio per prodotti o servizi uguali a quelli che il titolare, o gli altri licenziatari, offrono già con quel marchio in Italia (art. 23, comma 2, C.P.I.). Serve a non far trovare al pubblico due qualità diverse sotto lo stesso nome.
Un caso tipico: il franchising
Nel franchising la licenza di marchio è uno dei pezzi, ma attenzione: il franchising non è una licenza di marchio con un altro nome. È un contratto a sé, in cui l’affiliante (il franchisor) concede all’affiliato (il franchisee), dietro corrispettivo, un insieme di diritti (marchio, insegna, know-how) e lo inserisce in una rete di affiliati distribuiti sul territorio. La licenza del marchio è una parte di quel pacchetto, non il pacchetto intero. Se il franchisee vende prodotti fuori standard, o continua a usare il marchio dopo la fine del rapporto, il franchisor può far valere le clausole su durata, territorio, prodotti e qualità.
E qui ci sono regole in più, che non stanno nel Codice della Proprietà Industriale: il franchising ha una legge sua. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art. 3, comma 1, legge 129/2004), e la stessa legge impone un contenuto minimo (art. 3, comma 4, legge 129/2004). Il contratto deve indicare:
- l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima di iniziare l’attività
- come si calcolano e si pagano le royalties, e l’eventuale incasso minimo a carico dell’affiliato
- l’ambito dell’eventuale esclusiva territoriale, sia verso gli altri affiliati sia verso i canali e i punti vendita gestiti direttamente dall’affiliante
- il know-how che l’affiliante fornisce all’affiliato
- le eventuali modalità di riconoscimento del know-how apportato dall’affiliato
- i servizi dell’affiliante: assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione
- le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto
Se il contratto è a tempo determinato, l’affiliante deve garantire una durata sufficiente ad ammortizzare l’investimento dell’affiliato, e comunque mai inferiore a tre anni, salva la risoluzione anticipata se una delle due parti non rispetta il contratto (art. 3, comma 3, legge 129/2004). Qui mettere tutto per iscritto non è una precauzione: è la condizione perché il contratto esista.
E su Amazon? Rivendere non è licenza
Conviene distinguere, perché non tutto quello che fa un rivenditore è una licenza. Chi rivende prodotti originali, messi in commercio da te o con il tuo consenso in Italia, nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, può nominare il tuo marchio nell’inserzione senza chiederti niente: su quei prodotti il tuo diritto esclusivo si è esaurito (art. 5, comma 1, C.P.I.), e la legge gli consente di usare il marchio per fare riferimento ai prodotti del titolare, purché l’uso sia conforme alla correttezza professionale (art. 21, comma 1, lettera c, C.P.I.). Puoi comunque opporti quando ci sono motivi legittimi, in particolare se i prodotti sono stati modificati o alterati dopo essere stati messi in commercio (art. 5, comma 2, C.P.I.).
Il discorso cambia quando l’uso esce da quella correttezza: il tuo marchio nel nome dello store, o in una campagna costruita come se il rapporto fosse ufficiale, può lasciare intendere un legame commerciale che non c’è. Se è il tuo caso, dipende da come sono costruite l’inserzione o la campagna, e conviene mettere per iscritto cosa il rivenditore può fare e cosa no. Sulle piattaforme conta anche lo strumento: il Brand Registry di Amazon chiede un marchio almeno depositato, e senza, per difendere la tua scheda prodotto ti restano strumenti molto più limitati.
Il limite che vale sempre
Dal contratto non deve mai derivare inganno per il pubblico sulle caratteristiche essenziali del prodotto o servizio (art. 23, comma 4, C.P.I.). Se i clienti associano il tuo marchio a una certa qualità o provenienza, la licenza non può tradire quell’aspettativa. E se lasci che un licenziatario degradi la qualità senza intervenire, rischi che il marchio diventi ingannevole per il pubblico, e a quel punto può decadere (art. 14, comma 2, lettera a, C.P.I.).
Perché conviene scrivere le regole, non fidarsi a voce
Senza un contratto scritto e dettagliato, in caso di dissapore ti trovi a dover dimostrare condizioni che nessuno ha mai messo per iscritto. E c’è una cosa che il contratto da solo non ti dà: l’esclusiva. Nessuna legge ti vieta di concedere in licenza un nome non registrato. Se però il licenziatario sgarra, ti resta la strada del contratto: l’azione per violazione del marchio il Codice la dà a chi l’ha registrato. Ma senza registrazione non puoi garantire a nessuno che quel nome resti suo da usare, e nel frattempo un altro può depositarlo. Se l’uso che ne hai fatto è rimasto locale, non impedisce a un altro di registrarlo, ma tu puoi continuare a usare il nome nei limiti in cui già lo facevi, pubblicità compresa (art. 12, comma 1, lettera a, C.P.I.). Se invece quel nome è conosciuto ben oltre la tua zona, il discorso cambia: quell’uso anteriore toglie la novità al marchio depositato dopo, ed è una cosa da guardare caso per caso.
E se il marchio è europeo?
Le regole di licenza che hai letto fin qui sono quelle dell’art. 23 del Codice italiano, e valgono per il marchio registrato in Italia. Se il tuo è un marchio UE, depositato all’EUIPO, valgono quelle del Regolamento UE 2017/1001, e in gran parte dicono le stesse cose. Puoi concederlo in licenza per tutti o solo per una parte dei prodotti e servizi, per tutta l’Unione o solo per una parte, in esclusiva o no (art. 25, paragrafo 1). E puoi agire contro il licenziatario che viola le clausole su durata, forma d’uso coperta dalla registrazione, natura dei prodotti o servizi, territorio e qualità (art. 25, paragrafo 2): sono le stesse cinque voci dell’art. 23, con una sfumatura sulla seconda, che il Regolamento lega alla forma coperta dalla registrazione e il Codice al modo di utilizzazione. La licenza diventa opponibile ai terzi dopo l’iscrizione nel registro, salvo verso chi era già a conoscenza dell’atto quando ha acquistato i suoi diritti sul marchio (art. 27, paragrafo 1). Una differenza però c’è, ed è quella da ricordare: la condizione che l’art. 23, comma 2, impone alla licenza non esclusiva di marchio italiano il Regolamento non la prevede.
In sintesi
- La licenza di marchio permette a un altro soggetto di usare il tuo marchio, restando tu il titolare.
- È diversa dalla cessione: nella cessione perdi la proprietà del marchio, nella licenza la mantieni.
- Puoi limitarla a una parte dei prodotti, a un territorio, e può essere esclusiva o non esclusiva.
- Se la licenza non è esclusiva, per un marchio italiano il licenziatario deve impegnarsi a usare il marchio per prodotti o servizi uguali a quelli già offerti con quel marchio in Italia.
- Durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: sono le clausole che, se le scrivi, puoi far valere anche come violazione del marchio, non solo come inadempimento del contratto.
- Il franchising non è una licenza di marchio: è un contratto più ampio, in cui la licenza del marchio è uno dei pezzi, e ha regole sue di forma e di contenuto (legge 129/2004).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra licenza e cessione del marchio?
Nella cessione il titolare vende il marchio, per intero o per una parte dei prodotti, e perde i diritti su quello che ha ceduto. Nella licenza resta proprietario e concede solo il diritto d’uso, alle condizioni scritte nel contratto.
La licenza deve essere scritta per essere valida?
Per la licenza di marchio in sé la legge non impone una forma scritta. Ci sono però due casi in cui lo scritto serve davvero. Se il rapporto è un franchising, il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità (art. 3, comma 1, legge 129/2004). E per trascrivere la licenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi serve almeno una dichiarazione firmata da entrambe le parti, con l’elenco dei diritti concessi (art. 196, comma 1, lettera a, C.P.I.): finché non è trascritta, la licenza non ha effetto verso i terzi che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio (art. 139, comma 1, C.P.I.). In pratica: mettila per iscritto.
Posso concedere il marchio in licenza solo per una parte dei prodotti o per una zona?
Sì. Puoi limitare la licenza a una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, oppure a una zona geografica specifica, tenendo il resto per te.
Cosa succede se il licenziatario non rispetta il contratto?
Puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro di lui, come faresti contro chiunque usi il marchio senza autorizzazione, se viola le clausole su durata, modo d’uso, prodotti, territorio o qualità (art. 23, comma 3, C.P.I.).
Devi firmare o scrivere un contratto di licenza?
Se devi scrivere un contratto di licenza del marchio, o ne hai ricevuto uno e vuoi capire come tutelarti, possiamo prepararlo noi e, quando serve, occuparci anche della trascrizione all’UIBM. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.
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