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Licenza di marchio: cos’è e come funziona (art. 23 C.P.I.)

La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare autorizza un altro soggetto a usare il marchio, restando lui il proprietario (art. 23 del Codice della Proprietà Industriale). Può essere esclusiva o non esclusiva, per tutti i prodotti registrati o solo per una parte, per tutta Italia o solo per una zona. È diversa dalla cessione: lì il titolare vende il marchio e lo perde, qui lo tiene e concede solo il diritto d’uso. Il contratto deve fissare regole precise su durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: se il licenziatario le viola, il titolare può fargli causa come farebbe con chiunque usi il marchio senza permesso.

Puoi far usare il tuo marchio a un altro, senza perderlo

Hai registrato il tuo marchio. Ora un distributore, un franchisee o un partner commerciale ti chiede di poterlo usare per vendere i tuoi prodotti o aprire un punto vendita con il tuo nome. Puoi dire di sì senza cedere niente.

Lo strumento giusto è la licenza. Tu resti titolare, l’altra parte ottiene solo il diritto di usare il marchio, alle condizioni che scrivi nel contratto. Puoi concederla per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per cui l’hai registrato (le tue classi di Nizza), in esclusiva o no, per tutto il territorio o solo per una zona. Puoi licenziare il marchio a un solo distributore per il Nord Italia, per esempio, e tenerti libero il resto del Paese.

Cosa deve contenere il contratto

La legge non impone un modulo fisso, ma dà al titolare un’arma precisa: puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro il licenziatario che viola gli accordi su:

• durata della licenza
• modo di utilizzo del marchio
• natura dei prodotti o servizi coperti
• territorio in cui può essere usato
• qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati

Se il licenziatario continua a usare il marchio dopo la scadenza, lo usa fuori dal territorio concordato, o abbassa la qualità sotto lo standard pattuito, tu puoi agire contro di lui esattamente come contro un estraneo che usa il marchio senza permesso.

Un caso tipico: il franchising

Il franchising è probabilmente l’esempio più comune di licenza di marchio. Il franchisor concede al franchisee il diritto di usare il proprio marchio, la propria insegna e il proprio know-how per aprire un punto vendita. Se il franchisee vende prodotti fuori standard o chiude il locale senza togliere l’insegna, il franchisor può far valere il contratto proprio grazie a queste clausole.

Vale anche per chi vende su Amazon con più partner sotto lo stesso brand: se autorizzi un rivenditore a usare il tuo marchio nelle inserzioni, quello è comunque un rapporto di licenza da regolare, non un uso libero. Chi ha il marchio registrato può gestirlo, chi non ce l’ha no: è uno dei motivi per cui il Brand Registry di Amazon chiede la registrazione.

Il limite che vale sempre

Dal contratto non deve mai derivare inganno per il pubblico sulle caratteristiche essenziali del prodotto o servizio (art. 23, comma 4, C.P.I.). Se i clienti associano il tuo marchio a una certa qualità o provenienza, la licenza non può tradire quell’aspettativa. E se lasci che un licenziatario degradi la qualità senza intervenire, rischi che il marchio diventi ingannevole agli occhi del pubblico, con conseguenze che si avvicinano a quelle della decadenza.

Perché conviene scrivere le regole, non fidarsi a voce

Senza un contratto scritto e dettagliato, in caso di dissapore ti trovi a dover dimostrare condizioni che nessuno ha mai messo per iscritto. E puoi concedere in licenza solo un marchio che è davvero tuo in modo esclusivo: se non l’hai ancora registrato, prima serve quello.

In sintesi

• La licenza di marchio (art. 23 C.P.I.) permette a un altro soggetto di usare il tuo marchio, restando tu il titolare.
• È diversa dalla cessione: nella cessione perdi la proprietà del marchio, nella licenza la mantieni.
• Puoi limitarla a una parte dei prodotti, a un territorio, ed è esclusiva o non esclusiva.
• Il contratto deve fissare durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: sono le clausole che puoi far rispettare in giudizio.
• Il franchising è la forma di licenza di marchio più diffusa.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra licenza e cessione del marchio?
Nella cessione il titolare vende il marchio e perde ogni diritto su di esso. Nella licenza resta proprietario e concede solo il diritto d’uso, alle condizioni scritte nel contratto.

La licenza deve essere scritta per essere valida?
La legge non lo impone espressamente, ma senza un contratto scritto è quasi impossibile dimostrare le condizioni pattuite (durata, territorio, qualità) se nasce una contestazione. Meglio sempre metterle per iscritto.

Posso concedere in licenza solo una parte del mio marchio?
Sì. Puoi limitare la licenza a una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, oppure a una zona geografica specifica, tenendo il resto per te.

Cosa succede se il licenziatario non rispetta il contratto?
Puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro di lui, come faresti contro chiunque usi il marchio senza autorizzazione, se viola le clausole su durata, territorio, prodotti o qualità (art. 23, comma 3, C.P.I.).

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