Preuso del marchio: cos’è e quando ti protegge

Il preuso è il diritto di chi usava un marchio prima che un altro lo registrasse. Non impedisce a nessun altro di depositarlo, ma può limitarne gli effetti (art. 12, comma 1, lettera a) del Codice della Proprietà Industriale). Quanto ti protegge dipende da un solo fattore: quanto era conosciuto il tuo marchio prima della registrazione altrui. Se lo era solo a livello locale, puoi continuare a usarlo ma solo in quella zona. Se lo era in tutta Italia, puoi chiedere che la registrazione altrui venga dichiarata nulla. Per la maggior parte delle piccole attività vale il primo caso: una tutela reale, ma stretta.

Due livelli di notorietà, due effetti diversi

La legge distingue in base a quanto era diffuso il tuo marchio nel momento in cui qualcun altro lo ha depositato.

Notorietà locale (una città, una provincia, una zona): il terzo che registra per primo ottiene comunque l’esclusiva su tutta Italia. Tu, come preutente, hai il diritto di continuare a usare il marchio, anche nella pubblicità, ma solo nei limiti della diffusione che avevi già raggiunto. Non ti possono costringere a smettere, ma non puoi nemmeno espanderti fuori da quell’area con lo stesso nome.

Notorietà nazionale (il tuo marchio era già conosciuto su gran parte del territorio italiano prima del deposito altrui): la registrazione successiva manca del requisito di novità richiesto dalla legge. Puoi chiederne la nullità e continuare a usare il marchio in esclusiva.

Il preuso si dimostra, non si presume

Non basta dire “lo uso da anni”. Devi provarlo con documenti datati: fatture, materiali pubblicitari, contratti, articoli di stampa, registrazioni di un sito web nel tempo. Serve un uso continuativo, non sporadico. Senza queste prove, il preuso resta un’affermazione che nessun ufficio o giudice accoglie da sola.

Perché non è una strategia, è un rimedio

Chi si affida al preuso di solito lo scopre quando è già tardi: un concorrente ha depositato lo stesso nome e adesso tocca a lui dimostrare anni di uso precedente, con tempi e costi di un procedimento di opposizione o nullità. Nel frattempo l’altro ha già un marchio registrato e i diritti che ne derivano.

Registrare per primi evita tutto questo. Non serve dimostrare niente: il diritto è già tuo dal giorno del deposito. Per questo la ricerca di anteriorità prima di iniziare a usare un nome nuovo conviene sempre: se è libero, conviene depositarlo subito invece di costruirci sopra un brand e sperare che nessuno arrivi prima.

In sintesi

• Il preuso (art. 12 C.P.I.) tutela chi usava un marchio prima che un altro lo registrasse, ma non blocca la registrazione altrui.
• Notorietà solo locale: puoi continuare a usarlo, ma solo nella tua zona.
• Notorietà nazionale: puoi far annullare la registrazione successiva.
• Va sempre dimostrato con prove documentali di uso continuativo.
• È un rimedio d’emergenza: registrare per primi resta la protezione più solida.

Domande frequenti

Il preuso mi dà lo stesso diritto di chi registra il marchio?
No. Ti dà solo il diritto di continuare l’uso che già facevi, nei limiti della zona in cui eri conosciuto. Chi registra ottiene l’esclusiva su tutta Italia, salvo il caso di notorietà nazionale del preutente.

Come dimostro il preuso se non ho mai fatto nulla di ufficiale?
Con qualsiasi prova datata: fatture, materiale pubblicitario, contratti, screenshot storici del sito, articoli che parlano della tua attività con quel nome. Più la documentazione è continuativa nel tempo, più è solida.

Se uso un nome da anni ma solo nella mia città, rischio comunque qualcosa?
Sì. Se qualcuno registra lo stesso nome, tu puoi continuare a usarlo solo in quella zona: non potrai espanderti altrove con lo stesso marchio, e l’altro potrà farlo ovunque, compresa la tua città per attività diverse dalla tua.

Conviene contare sul preuso invece di registrare?
No. Il preuso si prova con fatica e protegge meno di una registrazione. Se un nome è già tuo e lo usi, conviene registrarlo prima che lo faccia qualcun altro.

Il tuo nome è già usato da te, ma non è ancora protetto?

Se stai usando un marchio senza averlo registrato, non aspettare che sia un altro a depositarlo. Trovi il quadro completo dei rischi nella nostra guida su marchio non registrato. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.

Licenza di marchio: cos’è e come funziona (art. 23 C.P.I.)

La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare autorizza un altro soggetto a usare il marchio, restando lui il proprietario (art. 23 del Codice della Proprietà Industriale). Può essere esclusiva o non esclusiva, per tutti i prodotti registrati o solo per una parte, per tutta Italia o solo per una zona. È diversa dalla cessione: lì il titolare vende il marchio e lo perde, qui lo tiene e concede solo il diritto d’uso. Il contratto deve fissare regole precise su durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: se il licenziatario le viola, il titolare può fargli causa come farebbe con chiunque usi il marchio senza permesso.

Puoi far usare il tuo marchio a un altro, senza perderlo

Hai registrato il tuo marchio. Ora un distributore, un franchisee o un partner commerciale ti chiede di poterlo usare per vendere i tuoi prodotti o aprire un punto vendita con il tuo nome. Puoi dire di sì senza cedere niente.

Lo strumento giusto è la licenza. Tu resti titolare, l’altra parte ottiene solo il diritto di usare il marchio, alle condizioni che scrivi nel contratto. Puoi concederla per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per cui l’hai registrato (le tue classi di Nizza), in esclusiva o no, per tutto il territorio o solo per una zona. Puoi licenziare il marchio a un solo distributore per il Nord Italia, per esempio, e tenerti libero il resto del Paese.

Cosa deve contenere il contratto

La legge non impone un modulo fisso, ma dà al titolare un’arma precisa: puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro il licenziatario che viola gli accordi su:

• durata della licenza
• modo di utilizzo del marchio
• natura dei prodotti o servizi coperti
• territorio in cui può essere usato
• qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati

Se il licenziatario continua a usare il marchio dopo la scadenza, lo usa fuori dal territorio concordato, o abbassa la qualità sotto lo standard pattuito, tu puoi agire contro di lui esattamente come contro un estraneo che usa il marchio senza permesso.

Un caso tipico: il franchising

Il franchising è probabilmente l’esempio più comune di licenza di marchio. Il franchisor concede al franchisee il diritto di usare il proprio marchio, la propria insegna e il proprio know-how per aprire un punto vendita. Se il franchisee vende prodotti fuori standard o chiude il locale senza togliere l’insegna, il franchisor può far valere il contratto proprio grazie a queste clausole.

Vale anche per chi vende su Amazon con più partner sotto lo stesso brand: se autorizzi un rivenditore a usare il tuo marchio nelle inserzioni, quello è comunque un rapporto di licenza da regolare, non un uso libero. Chi ha il marchio registrato può gestirlo, chi non ce l’ha no: è uno dei motivi per cui il Brand Registry di Amazon chiede la registrazione.

Il limite che vale sempre

Dal contratto non deve mai derivare inganno per il pubblico sulle caratteristiche essenziali del prodotto o servizio (art. 23, comma 4, C.P.I.). Se i clienti associano il tuo marchio a una certa qualità o provenienza, la licenza non può tradire quell’aspettativa. E se lasci che un licenziatario degradi la qualità senza intervenire, rischi che il marchio diventi ingannevole agli occhi del pubblico, con conseguenze che si avvicinano a quelle della decadenza.

Perché conviene scrivere le regole, non fidarsi a voce

Senza un contratto scritto e dettagliato, in caso di dissapore ti trovi a dover dimostrare condizioni che nessuno ha mai messo per iscritto. E puoi concedere in licenza solo un marchio che è davvero tuo in modo esclusivo: se non l’hai ancora registrato, prima serve quello.

In sintesi

• La licenza di marchio (art. 23 C.P.I.) permette a un altro soggetto di usare il tuo marchio, restando tu il titolare.
• È diversa dalla cessione: nella cessione perdi la proprietà del marchio, nella licenza la mantieni.
• Puoi limitarla a una parte dei prodotti, a un territorio, ed è esclusiva o non esclusiva.
• Il contratto deve fissare durata, modo d’uso, prodotti coperti, territorio e qualità: sono le clausole che puoi far rispettare in giudizio.
• Il franchising è la forma di licenza di marchio più diffusa.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra licenza e cessione del marchio?
Nella cessione il titolare vende il marchio e perde ogni diritto su di esso. Nella licenza resta proprietario e concede solo il diritto d’uso, alle condizioni scritte nel contratto.

La licenza deve essere scritta per essere valida?
La legge non lo impone espressamente, ma senza un contratto scritto è quasi impossibile dimostrare le condizioni pattuite (durata, territorio, qualità) se nasce una contestazione. Meglio sempre metterle per iscritto.

Posso concedere in licenza solo una parte del mio marchio?
Sì. Puoi limitare la licenza a una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, oppure a una zona geografica specifica, tenendo il resto per te.

Cosa succede se il licenziatario non rispetta il contratto?
Puoi far valere il tuo diritto di uso esclusivo contro di lui, come faresti contro chiunque usi il marchio senza autorizzazione, se viola le clausole su durata, territorio, prodotti o qualità (art. 23, comma 3, C.P.I.).

Vuoi concedere il tuo marchio in licenza?

Che tu debba scrivere un contratto di licenza o abbia ricevuto una proposta e non sai come tutelarti, meglio partire da un marchio già solido. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Nullità del marchio: quando si annulla una registrazione

La nullità è la sanzione che colpisce un marchio registrato per un vizio che esisteva già al momento del deposito: mancava un requisito di legge, oppure violava un diritto altrui. A differenza della decadenza, che riguarda un marchio nato valido e diventato un problema nel tempo, la nullità dice che quel marchio non avrebbe mai dovuto essere registrato (art. 25 del Codice della Proprietà Industriale). Se viene dichiarata, gli effetti sono retroattivi: il marchio si considera come se non fosse mai esistito. Si può chiedere in tribunale o, in alternativa, con un’istanza scritta e motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Due liste di motivi, e due categorie di persone che possono chiederla

L’articolo 25 del C.P.I. elenca i casi di nullità. Alcuni li può far valere chiunque ne abbia interesse: manca la capacità distintiva, il segno è ingannevole sulla provenienza o sulla qualità del prodotto, è contrario alla legge o al buon costume, oppure è stato depositato in mala fede.

Altri motivi li può far valere solo chi ha il diritto violato: un marchio anteriore identico o simile, un nome o un ritratto altrui usati senza permesso, un diritto d’autore, oppure un marchio depositato da chi non ne aveva diritto (art. 122 C.P.I.). Qui la differenza con l’opposizione è di tempistica, non di sostanza. Se il titolare del marchio anteriore se ne accorge entro 3 mesi dalla pubblicazione, fa opposizione e blocca la registrazione. Se se ne accorge dopo, quando il marchio è già registrato, l’unica strada resta la nullità, anche a distanza di anni.

La nullità può essere parziale

Come per la decadenza, se il vizio riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, la nullità colpisce solo quella parte (art. 27 C.P.I.). Il marchio resta valido per il resto.

Perché conviene verificare prima, non scoprirlo dopo

Un marchio dichiarato nullo anni dopo la registrazione significa aver costruito il brand su una base che crolla: packaging, sito, contratti di licenza, tutto da rivedere. La ricerca di anteriorità prima del deposito non elimina il rischio, perché l’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non controlla d’ufficio i marchi anteriori, ma lo riduce di molto. Meglio saperlo prima che con una causa.

In sintesi

• La nullità colpisce un marchio che non avrebbe mai dovuto essere registrato: il vizio esisteva già al deposito (art. 25 C.P.I.).
• È retroattiva: il marchio nullo si considera come se non fosse mai esistito.
• Alcuni motivi li può far valere chiunque (mancanza di capacità distintiva, decettività, mala fede); altri solo il titolare del diritto violato (marchio anteriore, nome, diritto d’autore).
• Si può chiedere in tribunale o con istanza amministrativa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
• Può essere parziale, limitata solo ad alcuni prodotti o servizi.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra nullità e decadenza?
La nullità riguarda un vizio che esisteva già alla registrazione: il marchio non avrebbe mai dovuto essere concesso. La decadenza riguarda invece un marchio nato valido, che diventa un problema dopo, per esempio per mancato uso.

C’è un termine entro cui bisogna chiedere la nullità?
Per i motivi assoluti (capacità distintiva, decettività, mala fede) no, si può chiedere in ogni momento. Per il conflitto con un marchio anteriore, la legge prevede una convalida: se il titolare del marchio anteriore conosceva l’uso del marchio più recente e lo ha tollerato per 5 anni consecutivi, perde il diritto di chiederne la nullità, a meno che quel marchio non sia stato depositato in mala fede (art. 28 C.P.I.).

Se il mio marchio viene dichiarato nullo, perdo anche le tasse pagate?
Sì. Le tasse di deposito e i costi già sostenuti non si recuperano. È uno dei motivi per cui la ricerca di anteriorità, anche se è un costo in più al momento del deposito, conviene farla prima.

Un marchio nullo per una classe di prodotti è nullo anche per le altre?
No. Se il motivo riguarda solo una parte dei prodotti o servizi, il marchio resta valido per il resto (nullità parziale).

Verifica prima di costruire il brand

Prima di registrare il marchio, verificare che non ci siano conflitti riduce il rischio di scoprire una nullità anni dopo, quando il brand è già costruito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Capacità distintiva del marchio: cos’è e perché conta

La capacità distintiva è l’idoneità di un segno a far capire al pubblico che quel prodotto o servizio viene proprio da te, e non da un concorrente. È il primo requisito che l’esaminatore controlla, ancora prima di verificare se il nome è già usato da altri. Senza capacità distintiva un marchio non si registra: restano fuori i nomi generici e le indicazioni puramente descrittive del prodotto (art. 13 del Codice della Proprietà Industriale). Un nome descrittivo può comunque diventare registrabile in un secondo momento, se l’uso lo rende riconoscibile agli occhi del pubblico.

Perché un nome “che dice tutto” a volte non si può registrare

Hai scelto un nome perfetto: dice esattamente cosa vendi, in chiaro. Proprio per questo, l’Ufficio potrebbe respingerlo.

L’articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale vieta di registrare come marchio i segni privi di carattere distintivo. In particolare due categorie: le parole diventate di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio, e le denominazioni generiche o le indicazioni descrittive del prodotto o servizio, cioè i segni che si limitano a indicarne specie, qualità, quantità, destinazione, provenienza geografica o epoca di fabbricazione.

Immagina di aprire una gelateria e provare a registrare “Gelato Artigianale” come marchio. Non funzionerebbe: sono le parole che userebbe qualsiasi gelateria per descriversi. Nessuno può appropriarsene in esclusiva, altrimenti tutti gli altri gelatai perderebbero il diritto di usarle.

Un caso reale: la forma del Kit Kat

Il caso più noto a livello europeo riguarda la Nestlé, che ha provato per anni a registrare come marchio la forma a quattro barrette del Kit Kat. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-215/13) ha confermato che quella forma, da sola, non basta: il consumatore la associa al prodotto grazie al nome scritto sopra, non alla forma in sé. Senza una prova solida che il pubblico riconosca la forma anche senza scritte, la capacità distintiva non c’è.

Il nome può “guadagnarsi” la distintività con l’uso

L’art. 13, comma 2, prevede un’eccezione importante: un segno nato descrittivo può diventare registrabile se, prima del deposito, l’uso lo ha reso riconoscibile come marchio agli occhi del pubblico. In gergo si chiama secondary meaning. È un percorso lungo e va dimostrato con prove concrete (fatturato, pubblicità, sondaggi), non è la strada consigliata per chi sta scegliendo un nome da zero: molto meglio partire da un segno già distintivo.

Vale anche il contrario. Se un marchio registrato perde nel tempo la sua capacità distintiva, per esempio perché il titolare lascia che diventi il nome generico con cui tutti chiamano quel prodotto, rischia la decadenza.

In sintesi

• La capacità distintiva è la capacità di un segno di far capire al pubblico da chi proviene il prodotto o servizio.
• Non si registrano i nomi generici e le indicazioni puramente descrittive (art. 13 C.P.I.).
• La descrittività si valuta rispetto ai prodotti e servizi per cui depositi il marchio, cioè le classi di Nizza scelte.
• Un segno nato descrittivo può diventare registrabile con l’uso (secondary meaning), ma è un percorso lungo.
• Un marchio già registrato può perdere la capacità distintiva nel tempo, con rischio di decadenza.

Domande frequenti

Il mio nome descrive esattamente cosa vendo. Posso registrarlo comunque?
Difficilmente, se è puramente descrittivo. Meglio scegliere un nome che evochi senza descrivere in modo diretto, oppure abbinarlo a un elemento distintivo (logo, parola di fantasia).

Un nome geografico si può registrare come marchio?
Solo se non indica in modo descrittivo la provenienza del prodotto agli occhi del pubblico. Un nome geografico strettamente legato a quel tipo di prodotto, per esempio una denominazione nota per una produzione tipica, rischia il rifiuto per mancanza di capacità distintiva.

Che differenza c’è tra capacità distintiva e novità?
Sono due controlli diversi. La capacità distintiva riguarda il segno in sé: è generico o descrittivo? La novità riguarda invece i diritti altrui: qualcuno ha già un marchio identico o simile per prodotti simili? Per questo, prima di depositare, conviene sempre fare una ricerca di anteriorità: verifica proprio quel secondo aspetto.

Cosa succede se l’Ufficio giudica il mio marchio privo di capacità distintiva?
La domanda viene respinta e le tasse di deposito già pagate non si recuperano. Per questo vale la pena farsi seguire prima di depositare il marchio: un nome scelto con criterio evita di scoprirlo dopo aver già pagato.

Scegliere un nome registrabile non è un dettaglio

Prima di innamorarti di un nome, verifica che sia abbastanza distintivo da poter diventare un marchio vero. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Decadenza del marchio: cosa significa e cosa succede

La decadenza è la perdita del diritto di uso esclusivo su un marchio già registrato. Succede in tre casi: non lo usi per 5 anni consecutivi, diventa un nome generico per colpa tua (volgarizzazione), oppure diventa ingannevole o illecito nel modo in cui lo usi (art. 26 del Codice della Proprietà Industriale). Non è automatica: qualcuno deve chiederla, davanti a un giudice o con un’istanza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Se il marchio decade, il nome torna libero e chiunque può registrarlo.

Hai un marchio registrato che non usi da anni? Non è al sicuro per sempre

Molti imprenditori pensano che una volta registrato, il marchio sia loro per sempre, o almeno finché lo rinnovano ogni 10 anni. Non è così. La legge chiede anche un uso effettivo.

L’articolo 24 del C.P.I. dice che il marchio deve essere usato entro 5 anni dalla registrazione, e che l’uso non può fermarsi per 5 anni consecutivi senza un motivo legittimo. Se succede, il marchio decade per non uso.

Immagina di aver registrato il marchio nel 2018 e di non averlo mai messo su un prodotto, un sito o una fattura da allora. Dal 2023 chiunque, anche un concorrente che vuole quel nome, può chiedere che venga dichiarato decaduto. E se torni a usarlo solo dopo aver saputo che sta per arrivare la richiesta, quel tentativo “furbo” non conta, a meno che tu non l’abbia ripreso almeno 3 mesi prima.

Gli altri due casi sono meno frequenti ma reali. C’è volgarizzazione (art. 13, comma 4) quando il tuo marchio diventa, per come lo comunichi o non lo controlli, il nome comune con cui il pubblico chiama quel tipo di prodotto, perdendo la sua funzione distintiva. E c’è illiceità sopravvenuta (art. 14, comma 2) quando il marchio, per come lo usi, inizia a ingannare i clienti su natura o provenienza del prodotto, oppure diventa contrario alla legge o al buon costume.

La decadenza non è mai automatica

Nessuno la dichiara d’ufficio. Va fatta valere: in causa davanti al tribunale, oppure con un’istanza scritta e motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la via amministrativa introdotta per accelerare questi procedimenti. E attenzione a chi deve provare cosa: se qualcuno contesta il tuo marchio per non uso, tocca a te dimostrare che lo hai usato, non a lui dimostrare il contrario. È un onere della prova rovesciato rispetto alla norma generale, pensato apposta per non lasciare marchi “dormienti” a bloccare nomi che altri potrebbero usare davvero.

La decadenza può anche essere parziale: se non hai mai usato il marchio per una parte dei prodotti o servizi per cui lo avevi registrato nelle classi di Nizza, puoi perdere l’esclusiva solo su quella parte, non sull’intero marchio.

Decadenza e mancato rinnovo non sono la stessa cosa

Sono due situazioni diverse che portano allo stesso risultato: perdere i diritti sul nome. Il mancato rinnovo riguarda un marchio che semplicemente scade dopo 10 anni perché nessuno ha rinnovato la registrazione, a prescindere dal fatto che lo usassi o no. La decadenza riguarda invece un marchio ancora formalmente valido, ma abbandonato nei fatti, diventato generico o ingannevole. Nel primo caso basta dimenticarsi una scadenza. Nel secondo, la causa è come hai usato (o non usato) il marchio.

In sintesi

• Il marchio decade per non uso continuato di 5 anni, volgarizzazione o illiceità sopravvenuta (art. 26 C.P.I.)
• Non è automatica: va chiesta in tribunale o con istanza motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
• Se ti contestano il non uso, l’onere di provare che hai usato il marchio è tuo, non di chi contesta
• La decadenza può essere parziale, limitata a certi prodotti o classi
• È diversa dal mancato rinnovo: lì il marchio scade per scadenza dei 10 anni, qui per come è stato usato

Domande frequenti

Se non uso il marchio, lo perdo subito dopo 5 anni?
No. Il marchio resta tuo finché nessuno chiede formalmente la decadenza. Ma dal quinto anno di non uso diventa vulnerabile: chiunque ne abbia interesse può contestarlo in ogni momento.

Posso salvare un marchio a rischio decadenza tornando a usarlo?
Sì, se riprendi l’uso prima che qualcuno presenti domanda o eccezione di decadenza. Farlo solo dopo aver saputo che sta per arrivare una contestazione non basta, a meno che la ripresa non risalga ad almeno 3 mesi prima.

Chi può chiedere la decadenza del mio marchio?
Chiunque vi abbia un interesse concreto, tipicamente un concorrente che vuole registrare un nome simile o identico al tuo, oggi bloccato dalla tua registrazione inutilizzata. È il rovescio della medaglia rispetto all’opposizione: lì blocchi tu la registrazione di un marchio nuovo troppo simile al tuo, qui è un altro a liberare un nome che hai registrato ma abbandonato.

Se il mio marchio è a rischio decadenza, cosa mi conviene fare?
Riprendere l’uso reale il prima possibile, oppure valutare un nuovo deposito se il vecchio non è più recuperabile. Prima di muoverti, verifica lo stato attuale della tua registrazione: te lo controlliamo noi.

Non lasciare un marchio “dormiente”

Se hai un marchio che non usi da anni, o non sei sicuro che sia ancora attivo, meglio verificarlo prima che lo faccia qualcun altro al posto tuo. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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Opposizione marchio: significato, termini e difese

L’opposizione è la procedura con cui il titolare di un marchio già registrato chiede all’ufficio marchi di bloccare la registrazione di un nuovo marchio troppo simile al suo. In Italia va presentata entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda. Se l’opposizione viene accolta, il nuovo marchio non viene registrato e le tasse di deposito sono perse.

Tradotto in pratica

Tu depositi il tuo marchio. L’ufficio lo pubblica. Da quel momento chiunque ritenga di avere un diritto precedente può alzare la mano e dire: “questo marchio somiglia troppo al mio”. (Questa è la voce di glossario: se ti serve la procedura passo per passo, leggi la guida completa all’opposizione marchio.)

Non serve che i marchi siano identici. Basta che il consumatore possa confondersi. Ad esempio, GUCCINI per borse e GUCCI non possono convivere, e non importa che Guccini sia un cognome vero.

L’opposizione è il motivo per cui il deposito fai-da-te è più rischioso di quanto sembri. Il modulo lo compili in un’ora. Ma se non hai controllato prima cosa esiste di simile, il tuo deposito è una scommessa.

Cosa succede se ricevi un’opposizione

Niente panico, ma bisogna agire in fretta: ci sono scadenze precise per rispondere. Le strade possibili sono diverse. Si può negoziare un accordo di coesistenza, limitare le classi merceologiche, contestare l’opposizione, oppure ritirare la domanda e ripartire con un nome più sicuro. Quale convenga dipende dal caso concreto, e deciderlo da soli è un azzardo.

La verità è che l’opposizione si combatte molto meglio PRIMA che arrivi. Si chiama ricerca di anteriorità: controlli se il nome è libero prima di depositarlo. Costa poco rispetto a quello che previene.

In sintesi

• L’opposizione blocca la registrazione di un marchio troppo simile a uno esistente
• In Italia il termine è di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda
• Non serve identità tra i nomi: basta il rischio di confusione
• Se l’opposizione passa, le tasse di deposito non tornano indietro
• La difesa migliore è la ricerca di anteriorità fatta prima del deposito

Domande frequenti

Chi può fare opposizione al mio marchio?
Chi ha un marchio registrato (o depositato prima del tuo) uguale o simile, per prodotti o servizi affini. In certi casi anche chi ha un marchio non registrato ma che lo usa da molto tempo.

Quanto costa difendersi da un’opposizione?
Dipende dalla strada scelta: accordo, limitazione o contestazione. In ogni caso più della ricerca di anteriorità che l’avrebbe evitata. Per una valutazione del tuo caso, chiamaci al 338.1497835.

Posso continuare a usare il marchio durante l’opposizione?
La procedura riguarda la registrazione, non l’uso. Ma usare un nome conteso è un rischio: se perdi, hai investito su un marchio che non sarà mai tuo.

Prima di depositare, controlla

Se stai scegliendo il marchio o stai per depositarlo, una telefonata ora può risparmiarti un’opposizione domani. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.

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