Ricerca di anteriorità marchio: cos’è e perché farla
Ricerca di anteriorità marchio: cos’è, a cosa serve e quando farla
La ricerca di anteriorità è una verifica nei registri ufficiali dei marchi per scoprire se esiste già un marchio identico o simile al tuo, che potrebbe bloccare la tua registrazione. Non è obbligatoria per legge, ma saltarla è il modo più rapido per perdere i soldi delle tasse governative senza ottenere nulla.
Il tuo nome è abbastanza forte?
Prima ancora di guardare i marchi degli altri, conta il nome in sé: se descrive il prodotto o è troppo generico, l’ufficio può rifiutarlo e la ricerca non ti servirà a nulla. Scrivi il tuo nome qui sotto e vedrai dove è forte e dove è debole.
Perché farla prima del deposito
Immagina di dedicare del tempo per trovare il nome del tuo marchio. Poi paghi il grafico, costruisci il sito, stampi i biglietti da visita. Infine depositi il marchio. Tre mesi dopo arriva un’opposizione: un’altra azienda, con un marchio simile registrato prima di te, ti chiede di ritirare tutto.
Non è uno scenario raro. È quello che succede quando si deposita senza aver fatto prima i controlli giusti.
Il problema è questo: l’UIBM (l’ufficio italiano che gestisce i marchi) esamina d’ufficio solo gli impedimenti cosiddetti “assoluti”, cioè marchi descrittivi, generici o contrari alla legge (art. 13-14 C.P.I.). Non controlla se esiste già un marchio anteriore identico o simile al tuo. Quella tutela spetta al titolare del marchio anteriore: se vuole bloccarti, deve presentare un’opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della tua domanda nel Bollettino Ufficiale dei Marchi.
In pratica: la tua domanda può superare l’esame UIBM e venire pubblicata. Ma durante i tre mesi successivi, chiunque abbia un marchio confliggente può opporsi. Se l’opposizione va a buon fine, la tua domanda viene respinta. Le tasse governative pagate? Non vengono rimborsate.
Lo stesso vale per il marchio europeo: l’EUIPO pubblica la domanda, e chiunque abbia un diritto anteriore può fare opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione (art. 46 del Regolamento UE sul Marchio 2017/1001, RMUE). I motivi di opposizione relativi — cioè il conflitto con marchi anteriori — sono regolati dall’art. 8 RMUE.
Una ricerca preventiva ti dice in anticipo se questo rischio esiste, prima che tu spenda un euro di tasse.
Cosa verifica la ricerca
Una ricerca di anteriorità professionale non si limita ai marchi identici. Analizza tre livelli:
1. I registri ufficiali
Il registro italiano (UIBM), il registro europeo (EUIPO) e il registro internazionale (WIPO per i marchi Madrid). Comprende sia le registrazioni attive sia le domande in corso: un marchio depositato prima del tuo crea un anteriorità anche se non è ancora stato registrato.
2. La somiglianza tra i segni
Due marchi non devono essere identici per creare un conflitto. Basta che siano abbastanza simili da generare un rischio di confusione nel consumatore medio. La valutazione considera la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni.
3. L’affinità tra i prodotti e i servizi
Un marchio anteriore crea problemi solo se riguarda prodotti o servizi uguali o affini ai tuoi. Per questo la valutazione del rischio dipende anche dalle classi di Nizza scelte: un marchio simile nel settore alimentare non blocca automaticamente la registrazione in quello tecnologico.
Il risultato della ricerca di anteriorità non è una lista di marchi. È un parere scritto: il tuo nome è registrabile, è a rischio, o non è registrabile. Con motivazioni e possibili soluzioni.
Un caso reale
ADILIA e ADIDAS: un nome simile foneticamente, nello stesso settore (abbigliamento e calzature), dove ADIDAS è un marchio notorio e ampiamente registrato. La somiglianza visiva e fonetica è alta, l’affinità merceologica è totale. Un deposito di ADILIA in quel settore avrebbe incontrato un’opposizione certa.
Non serve avere un colosso come controparte. Basta una PMI con un marchio simile nel tuo settore, registrata qualche anno prima di te, per ritrovarsi con la pratica respinta e i soldi delle tasse persi.
Quando conviene farla
Prima di depositare qualsiasi marchio, anche se sei convinto che il nome sia originale. Soprattutto se hai già investito in grafica, sito o comunicazione: più hai speso sul brand, più vale sapere in anticipo se il nome è sicuro.
La ricerca è utile anche se usi già il nome da tempo senza averlo registrato. Se nel frattempo qualcuno ha depositato qualcosa di simile, meglio scoprirlo adesso che al momento del deposito.
Ma la cosa migliore sarebbe quella di effettuare la ricerca ancor prima di spendere soldi in grafica, sito o comunicazione. Hai avuto un’idea del nome da dare a tuo marchio? Facci una ricerca di anteriorità. Saprai se varrà la pena investirci soldi ancor prima di spenderli per la creazione del logo, sito ecc.
Puoi approfondire il tema nel nostro articolo su cosa rischi con un marchio non registrato e su come registrare un marchio.
La ricerca è inclusa nella Registrazione con Garanzia
Se scegli la Registrazione con Garanzia per il marchio italiano, la ricerca di anteriorità è già inclusa. Non è un extra: depositi solo dopo aver avuto conferma che il nome è registrabile.
Puoi richiedere anche la sola ricerca, senza procedere subito al deposito.
- Ricerca italiana (UIBM): €100 + IVA, esito garantito in 24 ore lavorative
- Ricerca europea (EUIPO): €150 + IVA, esito garantito in 24 ore lavorative
Se stai ancora valutando se vale la pena registrare, leggi anche quanto costa registrare un marchio in Italia.
In sintesi
- La ricerca di anteriorità verifica se esiste già un marchio simile al tuo nei registri ufficiali (italiano, europeo, internazionale).
- L’UIBM non controlla i conflitti con marchi anteriori: li fa valere solo il titolare, tramite opposizione, entro tre mesi dalla pubblicazione della tua domanda (art. 8 RMUE per il marchio UE; analogamente nel C.P.I. per il marchio italiano).
- Saltare la ricerca significa rischiare le tasse governative se arriva un’opposizione: quei soldi non si rimborsano.
- La valutazione considera somiglianza visiva, fonetica, concettuale e affinità tra classi merceologiche, non solo marchi identici.
- Studio CIS consegna l’esito della ricerca italiana in 24 ore con parere scritto incluso.
Domande frequenti
La ricerca di anteriorità è obbligatoria?
No, non è un obbligo di legge. Ma nessun professionista serio deposita un marchio senza averla fatta. Le tasse governative pagate in caso di pratica respinta non si recuperano: la ricerca preventiva è il modo più semplice per non sprecarle.
Posso fare la ricerca da solo?
Puoi consultare i database pubblici gratuiti: TMview per i marchi europei, il sito UIBM per quelli italiani. Trovare marchi identici è relativamente semplice. La parte difficile è valutare se un marchio simile crea davvero rischio di confusione, tenendo conto delle classi merceologiche e della somiglianza fonetica e visiva. Quella valutazione richiede esperienza specifica nel settore.
Se la ricerca dice che il marchio è libero, la registrazione è garantita?
La ricerca riduce drasticamente il rischio, ma non può escludere i diritti di preuso: marchi usati da tempo senza essere registrati possono dare diritti in certi casi, in particolare se la notorietà è estesa a livello nazionale (art. 12 C.P.I.). I casi a rischio vengono sempre segnalati nel parere.
Quanto tempo ci vuole?
Per la ricerca italiana, ti consegniamo l’esito in 24 ore dal pagamento. Per la ricerca europea i tempi sono qualche giorno in più. In entrambi i casi ricevi un parere scritto, non un semplice estratto dei registri.
Vuoi sapere se il tuo nome è libero?
Chiamaci al 338.1497835 oppure scrivici dalla pagina Contattaci: la consulenza iniziale è gratuita e ti diremo subito come stanno le cose.
Studio CIS si occupa di registrazione marchi dal 2001. Oltre 800 marchi registrati per imprenditori e aziende italiane. Garanzia Marchio Registrato o Rimborsati se scegli la Registrazione con Garanzia.
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