Nullità del marchio: quando si annulla una registrazione
La nullità è la sanzione che colpisce un marchio registrato per un vizio che esisteva già al momento del deposito: mancava un requisito di legge, oppure violava un diritto altrui. A differenza della decadenza, che riguarda un marchio nato valido e diventato un problema nel tempo, la nullità dice che quel marchio non avrebbe mai dovuto essere registrato (art. 25 del Codice della Proprietà Industriale). Se viene dichiarata, gli effetti sono retroattivi: il marchio si considera come se non fosse mai esistito. Si può chiedere in tribunale o, in alternativa, con un’istanza scritta e motivata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Due liste di motivi, e due categorie di persone che possono chiederla
L’articolo 25 del C.P.I. elenca i casi di nullità. Alcuni li può far valere chiunque ne abbia interesse: manca la capacità distintiva, il segno è ingannevole sulla provenienza o sulla qualità del prodotto, è contrario alla legge o al buon costume, oppure è stato depositato in mala fede.
Altri motivi li può far valere solo chi ha il diritto violato: un marchio anteriore identico o simile, un nome o un ritratto altrui usati senza permesso, un diritto d’autore, oppure un marchio depositato da chi non ne aveva diritto (art. 122 C.P.I.). Qui la differenza con l’opposizione è di tempistica, non di sostanza. Se il titolare del marchio anteriore se ne accorge entro 3 mesi dalla pubblicazione, fa opposizione e blocca la registrazione. Se se ne accorge dopo, quando il marchio è già registrato, l’unica strada resta la nullità, anche a distanza di anni.
La nullità può essere parziale
Come per la decadenza, se il vizio riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, la nullità colpisce solo quella parte (art. 27 C.P.I.). Il marchio resta valido per il resto.
Perché conviene verificare prima, non scoprirlo dopo
Un marchio dichiarato nullo anni dopo la registrazione significa aver costruito il brand su una base che crolla: packaging, sito, contratti di licenza, tutto da rivedere. La ricerca di anteriorità prima del deposito non elimina il rischio, perché l’esame dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non controlla d’ufficio i marchi anteriori, ma lo riduce di molto. Meglio saperlo prima che con una causa.
In sintesi
- La nullità colpisce un marchio che non avrebbe mai dovuto essere registrato: il vizio esisteva già al deposito (art. 25 C.P.I.).
- È retroattiva: il marchio nullo si considera come se non fosse mai esistito.
- Alcuni motivi li può far valere chiunque (mancanza di capacità distintiva, decettività, mala fede); altri solo il titolare del diritto violato (marchio anteriore, nome, diritto d’autore).
- Si può chiedere in tribunale o con istanza amministrativa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- Può essere parziale, limitata solo ad alcuni prodotti o servizi.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra nullità e decadenza?
La nullità riguarda un vizio che esisteva già alla registrazione: il marchio non avrebbe mai dovuto essere concesso. La decadenza riguarda invece un marchio nato valido, che diventa un problema dopo, per esempio per mancato uso.
C’è un termine entro cui bisogna chiedere la nullità?
Per i motivi assoluti (capacità distintiva, decettività, mala fede) no, si può chiedere in ogni momento. Per il conflitto con un marchio anteriore, la legge prevede una convalida: se il titolare del marchio anteriore conosceva l’uso del marchio più recente e lo ha tollerato per 5 anni consecutivi, perde il diritto di chiederne la nullità, a meno che quel marchio non sia stato depositato in mala fede (art. 28 C.P.I.).
Se il mio marchio viene dichiarato nullo, perdo anche le tasse pagate?
Sì. Le tasse di deposito e i costi già sostenuti non si recuperano. È uno dei motivi per cui la ricerca di anteriorità, anche se è un costo in più al momento del deposito, conviene farla prima.
Un marchio nullo per una classe di prodotti è nullo anche per le altre?
No. Se il motivo riguarda solo una parte dei prodotti o servizi, il marchio resta valido per il resto (nullità parziale).
Verifica prima di costruire il brand
Prima di registrare il marchio, verificare che non ci siano conflitti riduce il rischio di scoprire una nullità anni dopo, quando il brand è già costruito. Chiamaci al 338.1497835 o contattaci qui. La consulenza iniziale è gratuita.
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